Киберсквоттинг по-украински: проблемы решения доменных споров в доменной зоне .UA

Украинская доменная зона в русле тенденций развития сети Интернет приобретает все большую популярность среди украинских и иностранных компаний. Вместе с развитием доменов в зоне «UA» возрастает необходимость не только регистрации доменного имени, а и защиты от киберсквоттинга.

Киберсквоттинг - явление, которое заключается в регистрации доменного имени, что является тождественным (похожим до степени смешения) с коммерческим обозначением другого лица (часто хорошо известного юридического/физического лица) с целью получения прибыли (продать доменное имя, помешать деятельности конкурента, получить больше «кликов» в результате возникновения ассоциаций с определенным лицом).
С киберсквоттингом в доменной зоне .UA и проблемами разрешения доменных споров украинскими судами столкнулись международные и хорошо известные компании такие как Google Inc., eBay inc., Tiffany & Co. и другие.

Дивиться відео: Торгові марки: інтелектуальні війни та інтелектуальні переговори.

Перед тем как перейти к рассмотрению наиболее показательных судебных дел последних лет по доменных имен отмечу, что доменные споры относительно зоны .UA рассматриваются судами Украины, законодательство, применяемое при решении доменных споров включает:
- Если речь идет о таком способе защиты как прекращении нарушения прав на знак для товаров и услуг,который используется без разрешения владельца в доменном имене - статья 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» , согласно которой нарушением прав владельца свидетельства считается также использование без его согласия в доменных именах знаков и обозначений, указанных в пункте 5 статьи 16 настоящего Закона;
- В аспекте защиты прав способом осуществления определенных действий с доменным именем (отмена делегирования, осуществления передачи прав (делегирования) доменного имени, а также пресечения технического обслуживания домена) - законодательство о телекоммуникациях и Правила домена .UA

На самом деле как свидетельствует судебная практика одним из самых сложных вопросов в аспекте рассмотрения дел, касающихся доменных имен являются:
1) правильный выбор ответчиков по делу;
2) корректная формулировка исковых требований.

В данном случае показательно дело, касающееся доменного имени leroymerlin.kiev.ua (Решение Хозяйственного суда города Киева по делу № 20/68 от 15.09.10 года). Компания ГРУПП АДЕО (GROUPE ADEO) обратилась в суд с иском о прекращении нарушения прав собственника международной регистрации знака для товаров и услуг «LEROY MERLIN». Ответчиками в данной деле выступал регистратор доменного имени ООО «Интернет Инвест» и администратор адресного пространства сети Интернет в домене .UA ООО «Хостмастер». Одной из исковых требований истца было «признать использование знака для товаров и услуг LEROY-MERLIN со стороны регистратора (ООО« Интернет Инвест ») при регистрации домена leroymerlin.kiev.ua неправомерным и нарушающим права истца ...». Таким образом, требование прекратить нарушение было предъявлено к Регистратору доменного имени. В свою очередь суд указал, что Регистратор не осуществляет использование знаков истца (ГРУПП АДЕО), а лишь «предоставляет регистранту услуги, необходимые для технического обеспечения делегирования и функционирования доменного имени», а надлежащим ответчиком в данном случае должно быть Регистрант доменного имени. Соответственно все другие исковые требования удовлетворены не были. Апелляционным судом соответствующее решение оставлено без изменений, а апелляционную жалобу истца - без удовлетворения.

Таким образом, ответчиком в случае нарушения прав на доменное имя является исключительно Регистратор доменного имени, то есть лицо, которое обратилось к регистратору за предоставлением соответствующей услуги. Регистратор, в свою очередь, лишь предоставляет соответствующую техническую возможность и не осуществляет использование знака.

Однако более проблематичной является практика выбора ответчиков при применении других способов защиты (отмена делегирования, осуществления передачи прав (делегирования) доменного имени, а также пресечения технического обслуживания домена).

Например, в наиболее известным украинским доменным делом в отношении доменного имени google.ua. Решением суда первой инстанции были удовлетворены требования Google Inc. к ООО «Хостмастер» об отмене делегирования доменного имени, однако после пересмотра решения в кассационном порядке дело было направлено на новое рассмотрение в части исковых требований к ООО «Хостмастер» (об отмене делегирования доменного имени). При осуществлении нового рассмотрения Хозяйственным судом города Киева (решение от 30.11.2010 года) суд указал на то, что Правила домена .UA, на которые ссылался истец, аргументируя свои исковые требования «является приложением к договорам, которые заключаются администратором домена .UA и конкретизируют права и обязанности сторон таких договоров », а также отметил следующее:« Правила домена .UA как приложение к договору, являются обязательными к применению сторонами соответствующих договорных отношений и не распространяющих свое действие на лиц, не являющихся сторонами договора, в соответствии , не порождают для них определенные права и обязанности ». Таким образом, суд указал, что соответствующая норма Правил (о прекращении делегирования доменного имени по решению суда) не может быть применена. Такую же позицию суд продемонстрировал в споре относительно доменного имени fujikura.com.ua.

Что же касается такого способа защиты прав как делегирования доменного имени, то по делу, которое касалось требований компании Компани Женераль дез Етаблисман Мишлен (Compagnie Generale des Etablissements Michelin) суд, признав нарушение прав интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг Истца в результате регистрации доменных имен michelin.com.ua и michelin.net.ua, не удовлетворил требования о делегирования, которые были предъявлены к регистрантов доменных имен. В постановлении Киевского апелляционного хозяйственного суда от 14.12.2009 года указывается, что для регистрантов доменных имен не предусмотрено полномочий по осуществлению мероприятий по передаче доменных имен другому лицу, зато такими полномочиями (осуществлением делегирования) наделен Администратор публичного домена (которым является ООО "Хостмастер") , который не является ответчиком по данному делу. В ряде дел также указывается на то, что функции делегирования осуществляются администрацией публичного домена. Однако в ряде решений по доменов третьего уровня суд указал, что надлежащим ответчиком в таком случае регистратор доменного имени. Так, решением Хозяйственного суда города Киева по делу 910/3252/13 от 08.07.13 по иску Тойота Джидошя Кабушики Кайши (Тайота Мотор Корпорейшен) к Государственной службе интеллектуальной собственности Украины, ООО "ТИ ЭЛ ИКС ТРЕЙДИНГ", ЧАО "Фарлеп-Инвест" о признании свидетельства Украины № 118663 недействительным полностью и прекращении нарушения прав на доменное имя, ЧАО "Фарлеп-Инвест" обязано осуществить делегирования доменного имени toyotalux.com.ua в пользу истца.

Таким образом в делах, касающихся действий по доменном имени, которыми является отмена или делегирования доменного имени судебная практика на данный момент достаточно неоднозначна. Единственная исковое требование, которое в данном аспекте удовлетворяется судами - делегирования доменного имени, однако и в этом случае ее следует нормативно обосновать и правильно выбрать ответчика.

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса о рассмотрении доменного спора по существу (установления нарушения прав на знак для товаров и услуг путем использования знака в доменном имени без разрешения владельца знака).

Для отслеживания определенной судебной практики в этом аспекте следует обратить внимание на особенности регистрации доменных имен. В соответствии с Правилами домена .UA (пункт 3.8) делегирование доменного имени второго уровня в доменной зоне .UA возможно только при наличии прав на торговую марку (для этого необходимо предоставить подтверждающий документ). В то же время, для регистрации доменного имени третьего уровня в публичном домене второго уровня (например, com.ua, kiev.ua, net.ua) таких требований нет. Несмотря на это, дела, касающиеся киберсквоттинга более распространены в аспекте регистрации доменных имен третьего уровня (то есть тогда, когда Регистратор не проверяет наличие прав на знак, используемый в доменном имени). Однако киберсквоттинг в доменной зоне .UA при регистрации доменов второго уровня также встречается.

В данном аспекте показательна вышеупомянутая дело Google Inc. v. ООО «ГОУ ОГЛЕ». Согласно обстоятельств дела ООО «ГОУ ОГЛЕ» зарегистрировал знаки для товаров и услуг по свидетельству № 60594, имеющий следующее выполнения:
и словесное обозначение «GOOGLE» по свидетельству № 78119 для товаров 9 и 45 классов.



На основе этого Ответчиком зарегистрировано доменное имя google.ua. При этом при введении доменного имени осуществлялось перенаправление на сайт Ответчика по доменному имени kohaymos.com

В данном случае обозначение ответчика признаны недействительными на основании того, что знак для товаров и услуг Истца признан хорошо известным в Украине на 01.01.2004 года. Это также стало основанием для признания нарушения прав на знак для товаров и услуг, собственником которого является Google Inc. вследствие регистрации доменного имени без разрешения владельца.

Аналогичная ситуация отражена Решении Соломенского районного суда г.. Киева от 18.12.2014 года (дело № 2-2227/14) . По обстоятельствам Ответчиком получено свидетельство на знак для товаров и услуг для товаров 2 класса, имеет следующий вид.

На основе полученных прав Ответчик получил доменное имя fifa.ua. Истец, Федератион Интернатионале где Футбол Ассосиешион (ФИФА), аргументируя исковые требования об отмене делегирования доменного имени, ссылался на словесный знак «FIFA» № международной регистрации 747778, действующий на территории Украины. Суд признал свидетельство на знак ответчика недействительным и указал следующее: «... в случае признания обжалуемого свидетельства Украины недействительным, в соответствии с ч. 3 ст. 19 Закона о торговых марках, оно будет считаться недействительным с даты подачи заявки на его регистрацию, а потому, и доменное имя должно быть отменено, поскольку оно будет считаться таким, что зарегистрировано без наличия свидетельства и используется без разрешения владельца соответствующего свидетельства. »

Ситуация с фактами киберсквоттинга по доменных имен третьего уровня встречается значительно чаще, чем в доменах второго уровня, однако и в этом случае суды указывают, что такая регистрация хоть и не требует предоставления подтверждающих документов о владении правами на определенный знак для товаров, однако не может противоречить правилам домена .UA. Поэтому чаще всего Истцам не приходится обращаться в суд с требованием о признании недействительными свидетельств на торговые марки.

В ситуации с регистрацией доменных имен третьего уровня, которые нарушают права владельцев свидетельств, суд обращает внимание на основания регистрации доменных имен и в большинстве выпадов удовлетворяет требование прекратить нарушение прав владельца в случае доказательства того, что знак для товаров и услуг является тождественным (похожим) с тем, что используется в доменном имени и может ввести в заблуждение истца. Однако существуют случаи, когда суды отказывают в удовлетворении соответствующего требования. Так, например, в деле, которая касалась доменного имени fujikura.com.ua, данное доменное имя использовалось для перенаправления на сайт Ответчика (по доменному имени nettech.com.ua). Суд отказал в удовлетворении исковых требований истца о признании нарушения прав на торговую марку, исходя из того, что доменное имя лишь перенаправляет и не связано напрямую с определенным Интернет-порталом, на сайте на который осуществляется перенаправление знак для товаров, принадлежащий истцу («FIJYKURA») не используется, а кроме того, на сайте ответчика предоставляется информация о истца.

Подытоживая вышесказанное, следует указать, что практика украинских судов в решении доменных споров, к сожалению, лишена четкости, стабильности, однозначности, а позиции по одним и тем же вопросам меняются из суда в суд, от инстанции к инстанции. Все это усложняет процесс защиты прав на средства индивидуализации в то время как быстрое и справедливое решение, такое очевидное в определенных случаях, так сложно получить!

Исходя исключительно из практики в доменных споров на сегодня, отмечу самое важное - в делах, касающихся защиты прав на средства индивидуализации, стоит обращать внимание на:

1) наличие прав на знак для товаров (если торговая марка признана в Украине хорошо известной или слишком популярной, это значительно поможет в защите прав);

2) суды крайне осторожно относятся к требованиям осуществить определенные действия с доменным именем (отмена делегирования, делегирования), причиной чего может быть негосударственное регулирование соответствующих отношений и отсутствие нормативно-правовых актов, указывающие на обязанность регистратора (администратора) совершить соответствующие действия;

3) в исках, касающихся доменных имен стоит корректно формулировать исковые требования и правильно выбирать ответчиков.

Аналізуйте судовий акт: Рішення Солом'янського суду м. Києва від 18 грудня 2014 р. у справі № 760/3264/14-ц

Рішення господарського суду м. Києва від 08 липня 2013р. у справі № 910/3252/13.

Автор статті: юрист Патентно-юридической компании IPStyle
Анна Ляшенко